近年來，隨著國家知識產權戰略的推進，知識產權的取得變得更加容易。一些人利用知識產權授權制度的漏洞，通過不正當手段，獲取了本不該授予的知識產權。另一方面，知識產權司法保護的力度不斷加大，知識產權維權變得“有利可圖”。在此情況下，滋生了一些投機分子，先以不正當手段惡意獲取本不應當授予的知識產權，后以行使知識產權為名，惡意訴訟，損害他人的合法權益，謀取非法利益。特別是在商標領域，發生了大量惡意搶注、囤積商標權，濫訴、惡意訴訟的行為，甚至出現了“投機取巧的人得利，誠實守法的人吃虧”等極不正常的現象。因此，全社會強烈呼吁對惡意訴訟行為進行規制。最高人民法院《民事案件案由規定》（2011年版）為此增加了因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛的案由。但是，知識產權惡意訴訟的概念、構成要件及賠償標準，現行法律并無明確的規定。這給司法實踐中審理此類案件造成了一定的困難。本文案例為：江蘇中訊數碼電子有限公司與山東比特智能科技股份有限公司因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛一案，該案判決對知識產權惡意訴訟的構成要件及賠償標準作了有益的嘗試。
知識產權惡意訴訟的構成要件及賠償標準
——江蘇中訊數碼電子有限公司與山東比特智能科技股份有限公司因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛案
裁判要旨
惡意提起知識產權訴訟是指行為人明知自己提起知識產權訴訟無事實或者法律依據，仍以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的，故意針對他人提起知識產權訴訟，造成他人損害的行為。其構成要件有：1.行為人提起知識產權訴訟無事實或者法律依據。常常表現為行為人沒有知識產權權利或者行為人雖然享有形式上“合法”的知識產權，但因該知識產權系惡意取得等多種原因而不具有實質上的正當性。2.行為人提起訴訟主觀上具有惡意。在行為人惡意取得知識產權的情況下，其取得知識產權時的惡意，可以作為認定其提起訴訟時具有惡意的依據。3.行為人惡意提起知識產權訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起知識產權訴訟具有因果關系。惡意提起知識產權訴訟本質上屬于侵權行為的一種，惡意訴訟行為人承擔的賠償數額應當以受害人的損失為限。在受害人的損失難以確定的情況下，可以綜合考慮受害人現實的經濟損失以及預期利潤的損失等相關因素，酌情確定賠償數額。
案件信息
一審：無錫中院（2016）蘇02民初71號民事判決書；
二審：江蘇高院（2017）蘇民終1874號民事判決書。
案情摘要
1998年至2003年，山東比特智能科技股份有限公司（以下簡稱比特公司）是美國賽德公司在中國的代工商。2006年，賽德公司兼并了TELEMATRIX.INC.，并使用TELEMATRIX作為企業名稱。2006年起，江蘇中訊數碼電子有限公司（以下簡稱中訊公司）接受賽德公司的委托，加工TELEMATRIX品牌酒店電話機產品。2007年5月28日比特公司在第9類電話機等商品上申請并獲得注冊TELEMATRIX商標。2008年1月8日，比特公司向中訊公司發出律師函，指稱其涉嫌侵害TELEMATRIX商標權。2008年3月28日，中訊公司向無錫中院提起確認不侵害比特公司TELEMATRIX商標權的訴訟。比特公司同時也向日照中院提起商標侵權訴訟，請求判令中訊公司立即停止侵犯其注冊商標專用權的行為并賠償經濟損失612萬元。日照中院將該案移送無錫中院并案審理。2009年10月30日，經無錫中院裁定準許，兩公司均撤回起訴。2013年7月22日，國家商評委作出商評[2013]第23303號裁定書，認定比特公司在電話機等相同、類似商品上申請注冊文字構成完全相同的爭議商標難謂善意，爭議商標系“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，據此裁定撤銷爭議TELEMATRIX商標。2016年4月5日，中訊公司向一審法院起訴稱，比特公司的惡意訴訟破壞了中訊公司在行業內的聲譽，致使中訊公司失去了巨大商業機會并造成了巨額經濟損失，請求判令：比特公司賠償中訊公司損失612萬元和合理支出10萬元，并在全國性媒體上消除影響，并承擔一審案件訴訟費用。
法院認為
無錫中院一審認為：
比特公司向中訊公司提起商標侵權訴訟系惡意訴訟行為。認定惡意應考慮如下因素：一是原告提起知識產權訴訟沒有合法的權利基礎；二是主觀上具有惡意；三是給他人造成了損害。本案中，首先，比特公司的TELEMATRIX商標權已被撤銷，其在提起訴訟時不具備合法的權利基礎。其次，比特公司在惡意獲得商標注冊后，提起侵權訴訟，試圖達到控制TELEMATRIX商標商品在國內市場的生產、銷售，主觀上具有惡意。最后，比特公司提起第57號訴訟對中訊公司造成了經濟損失。綜上，比特公司構成惡意提起知識訴訟。一審法院綜合考慮比特公司主觀惡意明顯、中訊公司損失等因素，判決比特公司在《法制日報》登報消除影響，并賠償中訊公司經濟損失及合理開支100萬元。
比特公司不服一審判決，向江蘇省高級人民法院提出上訴，認為：1.比特公司擁有TELEMATRIX商標的有效注冊證，其有理由認為第57號訴訟具有合法依據，在主觀上沒有惡意。2.一審判決確定的100萬元賠償數額缺乏事實和法律依據，數額過高。
江蘇高院二審認為：
一、比特公司提起第57號訴訟構成惡意提起知識產權訴訟。惡意提起知識產權訴訟是指行為人明知自己提起知識產權訴訟無事實或者法律依據，仍以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的，故意針對他人提起知識產權訴訟，造成他人損害的行為。比特公司提起第57號訴訟是否構成惡意訴訟，取決于該訴訟是否符合惡意提起知識產權訴訟的構成要件。
（一）惡意提起知識產權訴訟的構成要件
1.行為人提起知識產權訴訟無事實或者法律依據。常常表現為行為人沒有知識產權權利或者行為人雖然享有形式上“合法”的知識產權，但因該知識產權系惡意取得等多種原因而不具有實質上的正當性。
2.行為人提起訴訟主觀上具有惡意
行為人的惡意表現為兩個方面：（1）認識因素。即行為人提起知識產權訴訟時，要明知其提起知識產權訴訟無事實或者法律依據。在行為人惡意取得知識產權的情況下，尤其要明知其取得知識產權不具有實質上的正當性。（2）目的因素。即行為人提起知識產權訴訟要以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的。判斷行為人惡意的時間節點是行為人提起知識產權訴訟時。在行為人惡意取得知識產權的情況下，其取得知識產權時的惡意，自然可以作為認定其提起訴訟時具有惡意的依據。這是因為行為人明知其獲得知識產權不具有實質上的正當性，而有意提起訴訟，損害他人合法權益或者獲取非法利益，其提起訴訟時主觀上必然是惡意的。因此，如果行為人在惡意取得知識產權后，以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的，提起知識產權訴訟，就可以直接判定行為人在提起訴訟時具有惡意。
3.行為人惡意提起知識產權訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起知識產權訴訟具有因果關系。
（二）比特公司提起第57號訴訟符合惡意提起知識產權訴訟的構成要件，構成惡意提起知識產權訴訟
1.比特公司提起第57號訴訟不具有實質上正當的權利基礎。比特公司提起第57號訴訟時，雖然表面上擁有TELEMATRIX商標權，但該商標權是比特公司“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”而取得的，其并不享有實質上正當的權利基礎。國家商評委2013年7月22日作出第23303號爭議裁定書，裁定爭議TELEMATRIX商標予以撤銷。上述裁定亦得到了北京一中院第2956號行政判決書、北京高院第799號行政判決書以及最高人民法院第93號行政裁定書的維持?！吨腥A人民共和國商標法實施條例》（2002年施行）第三十六條第一款規定，依照商標法第四十一條的規定撤銷的注冊商標，其商標專用權視為自始即不存在。因此，比特公司提起第57號訴訟時實質上并不享有TELEMATRIX商標權。
2.比特公司提起第57號訴訟時主觀上具有惡意
首先，比特公司在申請注冊TELEMATRIX商標時具有惡意。相關生效裁判均已認定，比特公司違反商標法第三十一條的規定，TELEMATRIX商標系以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標，也即比特公司在申請注冊時，已經明知TELEMATRIX商標系他人已經使用并有一定影響的商標，自己是以不正當手段予以搶注，具有惡意。客觀上，比特公司作為相關行業的經營者，對TELEMATRIX商標具有較高知名度和影響力確實知曉。比特公司應當預知其以不正當手段搶注TELEMATRIX商標違反商標法第三十一條的規定，屬于可被依法撤銷的情形。事實也證明，比特公司搶注的TELEMATRIX商標因違反商標法第三十一條的規定，最終于2013年7月22日被國家商評委第23303號爭議裁定書撤銷。因此，比特公司提出“該公司申請注冊時無惡意”的上訴理由，無事實依據，不予支持。
其次，比特公司提起第57號訴訟時具有惡意。如前所述，比特公司申請注冊TELEMATRIX商標時，明知該商標系搶注他人在先使用并有一定影響的商標，其獲得該商標注冊不具有實質上的正當性。比特公司在2008年3月19日（起訴狀時間）提起第57號訴訟之前，即2008年2月14日仍在其公司網站上宣稱“作為國際上與德利達、TELEMATRIX齊名的三大酒店電話機品牌之一，比特在產品和服務上一直追求領先”。該事實進一步證實了比特公司申請注冊TELEMATRIX商標后，一直明知該商標系其搶注他人在先使用并有一定影響的商標，TELEMATRIX商標權應當由該商標在先使用并逐步積淀商譽的主體享有，其實質上不應當享有TELEMATRIX商標權。同時，由于中訊公司、比特公司同是酒店電話產品的專業生產商，兩公司存在競爭關系。比特公司起訴要求中訊公司停止生產、銷售、宣傳TELEMATRIX商標產品，其目的顯然是排擠競爭對手中訊公司，以壟斷TELEMATRIX商標相關產品在國內的生產銷售，損害中訊公司合法權益，獲取非法利益。因此，比特公司在明知其實質上不應當享有TELEMATRIX商標權的情況下，惡意申請獲得注冊，并以損害中訊公司合法權益和獲取非法利益為目的，公然針對中訊公司提起第57號訴訟，顯屬惡意。比特公司提出“其在提起第57號訴訟時沒有惡意”的上訴理由，無事實依據，不予支持。
3.比特公司提起第57號訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與其提起第57號訴訟具有因果關系
中訊公司提交的相關證據，證明因第57號訴訟該公司被迫停止生產、銷售TELEMATRIX商標產品的活動，喪失了相關交易機會，被迫更換生產模具，報廢相關物料，造成物料和人工損失。中訊公司還因本案應訴支出了10萬元律師費。顯然，比特公司提起的第57號訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與第57號訴訟具有因果關系。
綜上，比特公司在明知TELEMATRIX商標系搶注他人在先使用并有一定影響的商標情況下，以損害中訊公司合法權益和獲取非法利益為目的，提起第57號訴訟，符合惡意提起知識產權訴訟的構成要件，已構成惡意訴訟。
二、一審判決比特公司賠償中訊公司經濟損失及合理費用100萬元并無不當
《中華人民共和國民法通則》第一百零六條第二款規定，公民、法人由于過錯侵害國家的、集體的財產，侵害他人財產、人身的應當承擔民事責任。民事責任的方式包括賠償損失等。本案中，比特公司惡意提起第57號訴訟給中訊公司造成了經濟損失，應當承擔賠償損失的民事責任。
惡意提起知識產權訴訟本質上屬于侵權行為的一種，惡意訴訟行為人承擔的賠償數額應當以受害人的損失為限。在受害人的損失難以確定的情況下，可以綜合考量相關因素，酌情確定賠償數額。本案中，綜合考慮了以下因素，確定賠償數額。
（一）中訊公司現實的經濟損失
1.中訊公司因第57號訴訟更換了新模具，支出8.3萬元，應當計入賠償數額。2.中訊公司因第57號訴訟造成了物料損失及人工費用支出等。中訊公司提交的《2008年TELEMATRIX系列機殼更改標識造成的成本直接損失表》及《2008年TELEMATRIX商標材料庫存損失匯總表》顯示，中訊公司因第57號訴訟造成的物料損失及人工費用支出合計1127529.06元。因該證據系中訊公司單方面統計和制作，缺乏其他相關證據的印證，故尚不足以證實其因侵權而遭受的物料損失及人工費用支出的具體數額。但根據商業慣例，中訊公司確實會因擔心使用TELEMATRIX商標而承擔侵權責任，進而停止使用TELEMATRIX商標，報廢帶有TELEMATRIX商標標識物料，更換帶有TELEMATRIX商標標識的電話機外殼并產生物料損失及人工費用支出，故該部分物料損失及人工費用支出可作為確定賠償數額的參考因素。3.中訊公司主張的本案10萬元律師代理費系為挽回惡意訴訟造成的損失而支出的合理費用，應當計入賠償數額。
（二）中訊公司預期利潤的損失。中訊公司在訴訟中提交的經營統計表、退稅單據顯示，2006-2007年中訊公司代工TELEMATRIX品牌電話機的毛利為12504594元?？梢?，中訊公司代工TELEMATRIX品牌電話機的毛利潤較為可觀，其確實會因第57號訴訟停止代工TELEMATRIX品牌電話機而產生一定的預期利潤損失，故該部分損失應當作為確定賠償數額的參考因素。
（三）惡意訴訟對社會誠信體系的破壞。比特公司明知其不應當享有TELEMATRIX商標權的情況下，首先惡意搶注該商標，其后又對他人惡意提起訴訟，主觀惡意十分明顯。比特公司的惡意訴訟行為不但給中訊公司造成了較大的損失，而且對全社會的誠信價值體系以及誠實信用的訴訟體系造成沖擊和負面影響，對此種行為應當給予相應的懲戒。如此，才能防止此類惡意搶注和惡意訴訟行為的再度發生。
綜合以上因素，江蘇高院認為，一審法院判決比特公司賠償中訊公司經濟損失及合理開支100萬元，并無不當。比特公司提出“一審判決確定的賠償數額缺乏事實和法律依據”的上訴理由，不能成立，不予支持。
一審判決：一、比特公司于判決生效之日起三十日內在《法制日報》上刊登消除影響聲明（內容須經一審法院審核），逾期不履行由一審法院選擇媒體刊登判決書內容，所需費用由比特公司負擔；二、比特公司于判決生效之日起十日內賠償中訊公司經濟損失及合理開支100萬元；三、駁回中訊公司的其他訴訟請求。一審案件受理費55340元，由中訊公司負擔23040元，比特公司負擔32300元。
二審判決：駁回上訴，維持原判。
一審合議庭：陸 超 蘇 強 酆 芳
二審合議庭：湯茂仁 羅偉明 何永宏
來源：江蘇知產視野
作者：何永宏 江蘇高院
